A IGB Eletrônica, dona da Gradiente, perdeu na Justiça a exclusividade do uso da marca “IPHONE” em telefones no Brasil, que detinha desde 2008. Decisão da 25ª Vara Federal do Rio atendeu a pedido da Apple, fabricante do smartphone iPhone. A americana travava com a IGB batalha sobre o nome no país desde o início do ano, quando teve seus pedidos de registro da marca negados pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) devido a conflito com o nome já registrado pela brasileira.
Esse caso sobre registro de marca é emblemático. A discussão em sala foi relevante e fui voto vencido. Segue a sentença. Boa Leitura!
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Assevera que, diante da importância desse bem de co
nsumo, a Autora agiu
diligentemente na proteção dos sinais identificador
es da família “i”, conforme demonstram os
registros elencados às fls. 05/06 da inicial.
Sustenta que a Autora utiliza o sinal IPHONE, mundi
almente, desde 2007,
empregando-o com inegável natureza marcária, na med
ida em que indiscutivelmente dá conta
de identificar a origem do produto, distinguindo-o
de outros congêneres.
Defende que a marca IPHONE, concebida e extensivame
nte utilizada pela Apple,
atende aos requisitos legais básicos para que um si
nal se caracterize como marca de produto,
nos termos do art. 122, da Lei 9.279/96, da LPI, nã
o se podendo afirmar o mesmo em relação
ao signo iphone, discretamente incorporado à marca
GRADIENTE IPHONE, depositada pela
empresa Ré.
Alega que, paralelamente à bem sucedida história da
Autora e da adoção do sinal
IPHONE como marca no mercado de revolucionários tel
efones celulares com acesso à internet,
a empresa Ré depositou, em 29/03/2000, o pedido de
registro para a marca mista
“GRADIENTE IPHONE”.
Argumenta que o referido registro foi, equivocadame
nte, concedido em 02/01/2008
pelo INPI à empresa Ré, na medida em que o termo ip
hone, da maneira como se apresenta no
conjunto da marca ora em discussão e para o intuito
concebido, não tem nenhuma força
distintiva, figurando ali, a toda evidência, apenas
como um elemento de caráter acessório,
descritivo da categoria de produto da Ré, a ser com
ercializado pela marca GRADIENTE.
Explicita que essa conclusão se extrai, inicialment
e, da mera observação do
conjunto marcário depositado, composto pelo logotip
o “G” e pela marca nominativa
GRADIENTE notoriamente conhecidos no Brasil, associ
ados a uma palavra (“iphone”)
meramente descritiva da funcionalidade do produto,
qual seja, um telefone com acesso à
internet.
Aduz que essa conclusões são confirmadas, também, p
elas declarações do Sr.
Eugenio Staub, empresário de renome, fundador da Gr
adiente e, hoje, presidente do Conselho
de Administração da primeira Ré: “
A intenção, desde aquela época, era fazer uma linha
de
smartphones com acesso à internet. Não era realidad
e, mas a gente sabia que viria a ser
” (fl.
124).
Afirma que desde a origem a expressão
iphone
foi concebida pela empresa Ré e
sua antecessora como um elemento meramente descriti
vo de telefones com acesso à internet,
ou seja, como um
smartphone
.
Cita, ainda, o seguinte trecho das declarações da e
mpresa Ré: “
Foi ela que se
distinguiu no mercado ‘batizar’ seus aparelhos, atr
ibuindo-lhes submarcas enquanto os
concorrentes costumavam usar números para identific
ar seus modelos. Nos casos dos
celulares Gradiente, foram comercializados verdadei
ros ícones, como Strike, Concept, Chroma,
NEO, entre outros. Basta lembrar ainda que foi a pr
imeira empresa a lançar um aparelho
smartphone no Brasil, em 2004, denominado Partner
” (doc. 07).
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Ressalta, assim, que a história da empresa Ré, como
ela mesmo afirma, sempre
esteve ligada ao lançamento de submarcas (como as d
itas CONCEPT, STRIKE ou PARTNER)
associadas à marca GRADIENTE. Assevera, entretanto,
que o exame superficial dos fatos
permite facilmente constatar que o elemento “
iphone”
sequer foi concebido pela empresa Ré
para funcionar como uma submarca.
Sustenta, outrossim, que na realidade as declaraçõe
s da empresa Ré à imprensa
demonstram que a sua pretensão foi sempre a de usar
“
iphone”
como sinônimo de
“
smartphon
e”
.
Nesse contexto, alega que a “submarca” de seu atual
telefone GRADIENTE é
NEO ONE e não
iphone
. Aliás, esse telefone já estava no mercado desde,
pelo menos, agosto
de 2012, como revela a reportagem da revista EXAME,
em anexo.
Salienta que, o ponto irrefutável da controvérsia é
que, passados mais de 13 anos
do depósito, a empresa Ré nunca utilizou a expressã
o
iphone
como marca.
Relata que, com base no registro anulando, a empres
a Ré se achou no direito de
informar à imprensa que, não obstante o mundialment
e famoso produto da APPLE, lançaria a
sua linha de celular “
iphone
” e tomaria todas as medidas necessárias para repri
mir a violação
de seus “direitos”.
Diante desse fato, a Autora argumenta que o referid
o registro, apenas agora
invocado pela empresa Ré, somente poderá seguir val
endo no mundo jurídico com o devido
apostilamento, indo de encontro aos termos do art.
124, VI, da LPI.
Por outro lado, destaca que é público e notório que
o mercado consumidor
percebe que a Autora utiliza o sinal IPHONE com uma
função e natureza bastante diversas
daquelas exercidas pela palavra “
iphone”
na marca mista depositada pela empresa Ré, qual
seja, “GRADIENTE IPHONE”.
Reafirma que o termo “
iphone”
constitui elemento meramente indicativo de um
telefone com acesso à internet da GRADIENTE, de mar
ca NEO ONE.
Argumenta, por fim, que a falta de uma ressalva qua
nto à exclusividade dos
elementos dissociados do logotipo objeto do registr
o da empresa Ré decorre de evidente
equívoco do INPI, pois que constitui violação ao di
sposto no art. 124, V, da Lei nº. 9.279/96.
A Autora junta procuração às fls. 49/79 e documento
s às fls. 17/147.
Custas judiciais integralmente recolhidas às fls. 1
7.
A empresa Ré apresentou contestação às fls. 156/174
, com a juntada dos
documentos de fls. 175/241, alegando, preliminarmen
te, a prescrição da pretensão formulada
pela Autora, na forma do art. 174 da LPI, tendo em
vista que, apesar da presente demanda ter
sido proposta em 02/01/2013 (último dia do prazo pr
escricional, visto que a marca em questão
foi concedida em 02/01/2008 pelo INPI), a Autora de
ixou de prestar a caução exigida pelo art.
835 do CPC, que era sua obrigação
ab initio
.
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Esclarece que não basta, como fez a Autora, requere
r o arbitramento do valor da
caução exigida pelo CPC, devendo esta depositar val
or suficiente ao pagamento dos
honorários advocatícios e custas judiciais, o que n
ão foi feito.
Requer, diante do alegado, a extinção do processo,
com resolução do mérito, nos
termos do art. 269, IV, do CPC.
Destaca, ainda, que a Autora, empresa estrangeira,
deveria prestar a caução
suficiente e idônea, a fim de garantir, minimamente
, o pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios, nos
termos do art. 835 do CPC, o que não
ocorreu foi feito até o presente momento. Em razão
disso, pleiteia a extinção do processo, sem
resolução do mérito, na forma do art. 267, inciso I
V, do mesmo diploma legal.
No mérito, informa que, de acordo com a APPLE, o te
rmo “IPHONE” seria
descritivo (e, portanto, inapropriável), quando uti
lizado para designar produtos do segmento da
telefonia celular, notadamente telefones com acesso
à internet. Nas palavras da Autora,
IPHONE “
não tem nenhuma força distintiva”
.
No entanto, afirma que o comportamento da Autora mo
stra exatamente o contrário
e faz o seguinte questionamento: Se IPHONE, de fato
, “
não tem nenhuma força distintiva”
, por
qual motivo APPLE o teria depositado no mundo intei
ro, inclusive no Brasil, isoladamente, e na
forma nominativa? Em seguida, responde: “
evidentemente que para obter o registro e a
respectiva propriedade
” (fl. 157).
Sustenta que a tese de que o termo IPHONE teria adq
uirido distintibilidade
exclusivamente por conta do uso ostensivo feito por
APPLE desde 2007 (ano do lançamento
do produto nos EUA), o que traria ao caso a aplicaç
ão da teoria do “secondary meaning”, não é
confirmada nem pelos fatos, nem pelos atos da própr
ia Autora que pretendeu se apropriar do
mesmo enquanto marca requerendo o seu registro. Adu
z, ainda, que, no Brasil, o lançamento
do smartphone da APPLE ocorreu em 26/09/2008.
Argumenta ser relevante a anterioridade da aquisiçã
o da marca IPHONE, tanto
pelo uso, quanto pelo depósito, pela empresa Ré, no
Brasil e no mundo.
Alega que, em 2000, isto é, 7 anos antes da Autora,
a empresa Ré lançou, no
Brasil, um telefone celular denominado “GRADIENTE I
PHONE”, conforme atesta a reportagem,
em anexo, publicada no jornal “O ESTADO DE SÃO PAUL
O”, em 03/04/2000.
Ressalta que a marca de titularidade da empresa Ré,
contendo o termo IPHONE,
foi concedida pelo INPI, sem qualquer restrição, an
otação ou apostila, em janeiro de 2008 (com
depósito em 2000), anteriormente, inclusive, ao lan
çamento do produto da Autora no mercado
nacional.
Defende que o direito de exclusividade da empresa R
é sobre o termo IPHONE no
Brasil é inconteste, nos termos do art. 129, da Lei
nº. 9.279/96. Aduz, portanto, que inexiste
“
abusiva pretensão da Ré no mercado”
(fl. 11), havendo, segundo a Ré, exercício regular
de
um direito de propriedade.
Esclarece que a empresa Ré apenas não ajuizou ação
em face da Autora
anteriormente por conta da crise financeira enfrent
ada pela Ré desde 2007, que culminou na
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paralisação de suas atividades, e do processo de re
cuperação extrajudicial existente, fatos
esses notórios.
Relata que, não por acaso, após a finalização do am
plo processo de
reestruturação da IGB ELTRÔNICA, a comercialização
dos produtos da empresa Ré foi
retomada no mercado brasileiro, culminando com o re
lançamento do aparelho celular
“GRADIENTE IPHONE” no final de 2012, ou seja, dentr
o do prazo quinquenal previsto pelo art.
143, I, da Lei nº. 9.279/96.
Assevera que a mera visualização da imagem colacion
ada à fl. 160 revela o
indiscutível destaque dado pela empresa Ré ao termo
IPHONE, que é por ela utilizado como
marca, isto é, para distinguir o telefone celular p
roduzido pela Ré de outros de origem diversa.
Aduz que o fato de IPHONE ser utilizado pela empres
a Ré ao lado da letra “G” estilizada e da
house mark
GRADIENTE, por óbvio, não lhe retira o caráter dist
intivo, sendo certo que o termo
descritivo para o produto em tela é
smartphone
.
Afirma, assim, ser evidente o caráter fantasia da e
xpressão IPHONE, que nada
tem de descritiva ou genérica.
Informa que, em 1993, a IGB ELETRÔNICA foi a primei
ra empresa a produzir
aparelhos celulares analógicos no País, fabricados
sob a licença da empresa finlandesa Nokia
Mobile Phone e que, em 1997, a empresa Ré foi respo
nsável pela fabricação do primeiro
telefone celular digital no Brasil, o qual foi um v
erdadeiro sucesso de vendas.
Conta que, diante do enorme sucesso do primeiro cel
ular digital brasileiro, em
2000, a empresa Ré apostou na ideia de conciliar os
serviços de internet com os de telefonia
móvel em um único aparelho. Acrescenta que a IGB EL
ETRÔNICA lançou, já naquela época, o
aparelho celular com a marca “GRADIENTE IPHONE” (ab
reviação de
I
NTERNET
PHONE
).
Relata que, visando resguardar para si o direito de
propriedade e exclusividade
sobre a aludida expressão, a empresa Ré requereu e
obteve, perante o INPI, o registro
marcário “GRADIENTE IPHONE” (depósito em 29/03/2000
e concessão em 02/01/2008).
Alega, no entanto, que, em 2007, como é público e n
otório, a empresa Ré passou
por uma grave crise financeira, a qual culminou não
só na paralisação de suas fábricas, mas
também na interrupção da comercialização de produto
s GRADIENTE no mercado nacional.
Afirma que, nesse mesmo ano, mais precisamente no m
ês de junho, a APPLE
lançou no mercado mundial um aparelho de grande suc
esso, coincidentemente, com a marca
“IPHONE”.
Assevera que, no Brasil, o produto da Autora só foi
lançado em 26/09/2008, ou
seja, 8 anos depois do pedido de registro realizado
pela empresa Ré e após a concessão do
registro da marca “GRADIENTE IPHONE” pelo INPI (oco
rrida em 02/01/2008). Desse modo,
defende que não poderia a Autora ignorar a titulari
dade da IGB ELETRÔNICA para a marca
contendo a expressão “IPHONE” no país.
Ressalta que não só o depósito e respectivo registr
o, mas também o uso da
expressão “IPHONE” pela IGB ELETRÔNICA é anterior à
adoção do aludido por parte da
Autora, inclusive nos Estados Unidos da América.
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Assim, argumenta que a primeira empresa a adotar a
expressão “IPHONE” no
mundo, como marca, foi a IGB ELETRÔNICA (ou, à époc
a, GRADIENTE ELETRÔNICA), e não
a APPLE.
Sustenta que, não por acaso, após a finalização do
amplo processo de
reestruturação da IGB ELETRÔNICA, a comercialização
dos produtos “GRADIENTE” foi
retomada no mercado brasileiro, culminando com o re
lançamento do aparelho celular
“GRADIENTE IPHONE”. Aduz, dessa forma, que é indisc
utível que a IGB ELETRÔNICA é a
legítima titular dos direitos de propriedade indust
rial sobre a marca “IPHONE”, no Brasil.
Por outro lado, salienta que o uso anterior da marc
a “IPHONE”, por terceiros, não
é novidade para a APPLE. Informa que, conforme notí
cia veiculada no site jurídico
WWW.conjur.com.br
, datada de 05/11/2012, a Justiça Mexicana determin
ou que a APPLE
cessasse o uso da expressão “IPHONE”, no México, ha
ja vista o uso anterior da marca
“IFONE” por uma empresa de telecomunicação daquele
país, que utiliza a aludida expressão
desde 2003.
Reafirma que o termo “IPHONE” está em posição de de
staque nos aparelhos
celulares comercializados pela IGB ELETRÔNICA”, com
o marca, e não como elemento
descritivo da funcionalidade de seu produto, ressal
tando que o sinal distintivo e identificador do
aparelho celular da empresa Ré é justamente a expre
ssão “IPHONE”.
Destaca que a ata notarial lavrada em 20/12/2012, e
m anexo, comprova que a
empresa Ré vem fazendo uso da expressão “IPHONE”, c
omo marca, bem como que as notas
fiscais emitidas pela Ré também comprovam que a ref
erida expressão é amplamente utilizada
como elemento identificador de sua linha de aparelh
os celulares.
Alega que os aparelhos celulares com acesso à inter
net, máquina fotográfica,
entre outros itens, são popularmente conhecidos com
o “
smartphones”
(telefones inteligentes).
No entanto, adverte que, ao contrário do que preten
de fazer crer a Autora, nenhuma empresa
utiliza a expressão “IPHONE” para descrever a funci
onalidade do produto, sobretudo porque
aludido sinal não serve para tal finalidade.
Assevera que o fato da marca IPHONE ser o resultado
da aglutinação fantasia das
palavras inglesas “
I
nternet”
e “
Phone”
em nada altera a validade do registro marcário conc
edido
pelo INPI, haja vista que a empresa Ré não pretende
(e jamais pretendeu) apropriar-se das
expressões “INTERNET” e “PHONE”, isoladamente, mas
sim do sinal distintivo “IPHONE”, no
conjunto e nessa ordem.
Por derradeiro, requer a improcedência do pedido, b
em como a condenação da
Autora ao pagamento de todas as despesas processuai
s e honorários advocatícios, na base de
20% do valor dado à causa.
Despacho proferido à fl. 258, determinando que a pa
rte autora promova, no prazo
de 10 dias, o cumprimento do disposto no art. 835 d
o CPC, depositando o equivalente a 20%
do valor atribuído à causa.
Petição da Autora às fls. 260/262, requerendo a jun
tada aos autos da guia
comprobatória do depósito da caução, na proporção d
e 20% sobre o valor da causa.
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Petição juntada pela Autora e a empresa Ré, requere
ndo a suspensão do feito
pelo prazo de 30 dias, nos termos do art. 265, II,
do CPC, em razão das tratativas de acordo
mantidas entre as partes, com vistas à solução amig
ável da questão.
Despacho proferido à fl. 265, suspendendo o feito,
na forma do art. 265, II, do
CPC, por 30 dias, conforme solicitado pelas partes.
Petição acostada pelo BANCO DO BRASIL S.A às fls. 2
67/269, com os
documentos de fls. 270/293, em anexo, informando qu
e:
1) O BANCO DO BRASIL S.A ajuizou, em face da primei
ra Ré (IGB
ELETRÔNICA S.A), uma execução de quantia certa cont
ra devedor solvente, com vistas ao
recebimento da pretensão creditória representada pe
la Cédula de Crédito Bancário nº.
20/001150-4, no valor de R$ 765.032,68. Aduz que, a
pós diversas tentativas infrutíferas de
citação, o Banco requereu o arresto da marca “IPHON
E”, o que foi deferido pelo Douto Juízo
daquela execução, conforme se verifica pela decisão
em anexo.
2) O BANCO DO BRASIL S.A ajuizou, em face da primei
ra Ré (IGB
ELETRÔNICA S.A), outra execução de quantia certa co
ntra devedor solvente, com vistas ao
recebimento da pretensão creditória representada pe
la Cédula de Crédito Bancário nº.
20/001149-0, no valor de R$ 15.426.436,82. Acrescen
ta que também nos autos do processo
tratado no presente tópico, com fulcro na realizaçã
o de tentativas infrutíferas de citação dos
executados, o BANCO DO BRASIL S.A requereu o arrest
o da marca “IPHONE”, conforme
petição em anexo, que se encontra pendente de aprec
iação.
Diante do informado, requer a intimação da Autora e
das Rés para tomarem
ciência dos fatos narrados na presente petição, com
vistas à prevenção de conflitos futuros,
que podem ser vivenciados a partir de uma eventual
negociação de bens constritos,
notadamente a marca “IPHONE”.
Petição juntada pela IGB ELETRÔNICA S.A às fls. 294
/295, com os documentos
de fls. 296/316, em anexo, esclarecendo que a decis
ão mencionada pelo BANCO DO BRASIL
S.A foi cassada, por força do efeito suspensivo atr
ibuído ao Agravo de Instrumento interposto
pela empresa Ré. Informa, ainda, que a IGB ELETRÔNI
CA S.A possui outros bens, inclusive
de maior valor e liquidez, hábeis a garantir os déb
itos ali executados. Aduz, também, que as
ações de execução movidas pelo Banco do Brasil têm
como objeto cédulas de crédito bancário,
as quais estão devidamente garantidas por alienação
fiduciária consistente e suficiente para
garantir seu crédito.
Em contestação, às fls. 317/323, com a juntada de p
arecer técnico às fls. 324/327
e os documentos de fls. 328/332, o INPI argui, prel
iminarmente, a ilegitimidade passiva
ad
causam
, sob a alegação de que deve figurar na lide na qua
lidade de assistente litisconsorcial,
nos termos do art. 175 da LIP.
No mérito, a Autarquia alega que, reexaminou o ato
impugnado, à luz da
argumentação trazida à colação na inicial, tendo co
ncluído que não assiste razão à Autora.
Sustenta que, conforme o art. 124, inciso VI, da LI
P, em um conjunto marcário um
termo para ser retirado do direito ao seu uso exclu
sivo, deve ser considerado, dentro dos
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critérios de análise, genérico ou de uso comum, man
tendo uma relação direta com os produtos
ou serviços que visam assinalar.
Ressalta que o texto legal, que preconiza aspectos
dos sinais considerados
genéricos/comuns, assegura uma proteção relativa em
detrimento ao direito de terceiros, haja
vista pertencerem ao patrimônio comum, assim, para
serem considerados passíveis de registro
esses sinais tem que possuir cunho de distintividad
e suficiente para merecer tal proteção.
Afirma, entretanto, que no caso concreto, dentro d
os critérios de análise deste
Instituto, a denominação “IPHONE”, ao contrário do
que quer fazer crer a Autora, forma um
conjunto passível de registro dentro do segmento qu
e atua, tendo em vista que possui
suficiente cunho de distintividade, para merecer um
a proteção exclusiva, pois não se pode
confundir uma denominação considerada evocativa/sug
estiva, como é o caso em questão, que
é passível de registro, com denominação de uso comu
m que é irregistrável a título exclusivo.
Assevera, ainda, que sendo a denominação “IPHONE”,
constituída pela junção da
letra “I” com o radical “PHONE” de origem inglesa,
cuja tradução para o vernáculo é fone forma
uma nova denominação com características próprias s
uficiente para merecer uma proteção
exclusiva, pois, como citado acima, é considerada d
entro dos critérios de análise
evocativa/sugestiva no segmento mercadológico que a
tua.
Petição juntada pela Autora e empresa Ré à fl. 336,
requerendo nova suspensão
do feito até 31 de maio de 2013, em razão das trata
tivas de acordo mantidas entre as partes,
com vistas à solução amigável da questão.
Instadas as partes a se manifestarem (fl. 333), tan
to o INPI como a empresa Ré se
pronunciaram, afirmando não ter provas a produzir (
fl. 337 e fls. 651/666).
Despacho proferido à fl. 338, suspendendo o curso d
o presente processo pelo
prazo de 30 dias.
Réplica apresentada às fls. 340/364, com os documen
tos de fls. 365/650, na qual
a Autora requer a produção de prova documental supl
ementar.
Petição juntada pela empresa Ré às fls. 651/666, co
m documentos de fls.
667/774, em anexo, requerendo seja reconhecida a ex
temporaneidade do argumento da
Autora de nulidade parcial da marca “GRADIENTE IPHO
NE”, sob a ótica do art. 124, XVIII da
LPI, bem como a improcedência do pedido autoral.
Às fls. 778/784, a Autora acosta petição, com os do
cumentos de fls. 785/810, em
anexo, na qual informa que logo após o ajuizamento
da presente demanda, a ora empresa Ré
propôs uma ação de infração de marca, com pedido de
tutela antecipada de cessação imediata
de uso da expressão iPhone pela ora Autora (fls. 58
8/599), a qual permaneceu igualmente
suspensa durante as negociações de um possível acor
do pelas partes.
Relata que, diante de recente petição da empresa Ré
, comunicando o
encerramento das negociações e reiterando tal pleit
o de antecipação de tutela, o Douto Juízo
da 21ª Vara Cível da Comarca do Estado de São Paulo
houve por bem dar prosseguimento ao
feito e indeferir a liminar requerida pela ora empr
esa Ré, por ausência de perigo na demora,
após quase cinco anos de tolerância de contínuo uso
da marca iPhone pela Autora.
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de suas manifestações anteriores, bem como renova o
pedido de julgamento antecipado da
ação, com a sua total improcedência.
Às fls. 1295/1305, a Autora junta petição, na qual
alega ser manifesta a
contradição dos argumentos adotados pela Autarquia-
ré para justificar a conclusão de fl. 978,
bem como requer a procedência do pedido.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva
do INPI deve ser rejeitada, afinal
se o objeto da impugnação judicial é o registro de
uma marca, obviamente a Autarquia
responsável pelo registro desta, tem de responder à
ação judicial, como Ré.
Nesse sentido, é o entendimento perfilhado pelo Egr
égio Tribunal Regional
Federal da 2
a
Região, como revela o acórdão abaixo transcrito, p
elo que entendo ser
plenamente cabível a manutenção do INPI no pólo pas
sivo da presente ação, na condição de
réu:
“
PROCESSUAL CIVIL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – AÇÃO DE
NULIDADE PATENTE – INPI – LITISCONSORTE PASSIVO
NECESSÁRIO – PLURALIDADE DE RÉUS COM DOMICÍLIOS
DIFERENTES – FACULDADE LEGAL DE ESCOLHA DO FORO –
ART.94, §4°, DO CPC.
–
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – IN
PI é o
responsável pelo registro de marcas e patentes no p
aís.
Consequentemente, deve figurar como réu e não como
mero
assistente nas ações judiciais de nulidade de regis
tro.
Entendimento do art. 175 do Código de Propriedade I
ndustrial (Lei
nº 9.279/96).
– Havendo pluralidade de réus e domicílios diferent
es, é facultado ao
Autor a escolha do foro, conforme disposto no §4° d
o art.94 do CPC.
– Como o INPI possui sede nesta cidade afigura-se c
ompetente a Justiça
Federal do Rio de Janeiro para analisar e julgar o
feito.
– Agravo desprovido.”
(AG 200502010029946, Desembargador Federal ALUISIO
GONCALVES
DE CASTRO MENDES, TRF2 – PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZA
DA,
julgado em 17/11/2005; grifos nossos).
Outrossim, no que se refere a preliminar de prescri
ção apresentada pela Ré, em
razão da ação ter sido proposta no último dia do pr
azo prescricional e não ter sido atendida a
exigência do Artigo 835 do Código de Processo Civil
, relativa à caução de 20% (vinte por
cento) do valor dado à causa, deve ser rejeitada, t
endo em vista que, na decisão de fls. 258,
proferida em fevereiro de 2013, o Juiz da causa det
erminou o depósito do referido valor – que
foi devidamente cumprida pela Autora às fls. 260/26
2 -, não tendo a Ré impugnado tal decisão.
Dessa forma, não há motivos para a extinção do proc
esso.
No mérito, a
PROCEDÊNCIA
se impõe.
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De acordo com o ilustre doutrinador Rubens Requião,
a marca “é o sinal distintivo
de determinado produto, mercadoria ou serviço.” Val
e a pena transcrever, também, a lição do
referido mestre, quando ainda em vigor a Lei n.º 5.
772/71 (arts. 59 a 61 e 64), no seguinte
sentido:
“As marcas têm, segundo o Código, por função, disti
nguir os produtos,
mercadorias ou serviços de seu titular. Mas, na med
ida em que distinguem
seus objetos – o que importa um confronto com os de
mais existentes – as
marcas servem também para identificá-los. A identif
icação dos produtos e
mercadorias, pela marca, era a intenção primitiva d
o produtor ou
comerciante.
O fim imediato da garantia do direito à marca é res
guardar
o trabalho e a clientela do empresário
. Não assegurava nenhum direito
do consumidor, pois, para ele, constituía apenas um
a indicação da
legitimidade da origem do produto que adquirisse.
Atualmente, todavia, o
direito sobre a marca tem duplo aspecto: resguardar
os direitos do
produtor, e, ao mesmo passo,
proteger os interesses do consumidor,
tornando-se instituto ao mesmo tempo de interesse p
úblico e privado
.
O interesse do público é resguardado pelas leis pen
ais que reprimem a
fraude e falsificações fora do campo da concorrênci
a desleal.” (In Tratado
da Propriedade Industrial, vol. I, São Paulo, 1945,
grifos nossos).
Observa-se, assim, que os termos, “clientela”, “con
sumidor” e “concorrência” estão
presentes na definição e análise da natureza jurídi
ca da marca, apresentadas pelo citado
doutrinador. Assim, devem-se examinar questões rela
tivas a marcas em um contexto de
mercado, levando-se em consideração essa tríade.
Denis Borges Barbosa, já à luz da Lei n.º 9.279/96
(arts. 122 e 123), apresenta a
seguinte definição:
“Assim, marca é o sinal visualmente representado, q
ue é configurado para o
fim específico de distinguir a origem dos produtos
e serviços. Símbolo
voltado a um fim, sua existência fática depende da
presença desses dois
requisitos: capacidade de simbolizar e capacidade d
e indicar uma origem
específica, sem confundir o destinatário do process
o de comunicação em
que se insere: o consumidor.
Sua proteção jurídica depende de um fator
a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidad
e de se tornar um
símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco do objeto
simbolizado
.” (In
Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ediçã
o, Lúmen Júris, Rio de
Janeiro, 2003, grifos nossos).
Dos ensinamentos doutrinários supratranscritos, dep
reende-se que a marca é um
sinal distintivo, que se destina a distinguir produ
tos e serviços, no intuito de indicar que foram
produzidos ou fornecidos por determinada empresa ou
pessoa, auxiliando o consumidor a
reconhecê-los, bem como diferenciá-los dos produtos
de seus concorrentes.
Nesse sentido, não se pode olvidar que, ao individu
alizar um produto,
distinguindo- o das mercadorias concorrentes, a mar
ca atua como verdadeiro investimento do
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comerciante em seu negócio, permitindo a conquista
da preferência e da fidelidade do
consumidor.
Dessa forma, a proteção da marca tem como objetivos
primordiais afastar a
concorrência desleal e proteger o consumidor de pos
síveis erros. São essas as finalidades
consagradas pela Lei nº 9.279/96 (LPI), em geral, a
ssim como, em particular, no art.124, inciso
XIX.
Ressalte-se que a concorrência é própria do regime
de economia de mercado,
havendo, naturalmente, que se considerar como intrí
nseca a esse sistema econômico a disputa
entre empresas, desde que respeitadas as regras da
competição.
O fundamento da proteção dos direitos definidos com
o propriedade industrial,
especialmente das marcas de indústria, comércio e s
erviços, está na concorrência. Assim, em
uma sociedade que tem como princípio fundamental a
livre iniciativa (art. 1º, IV, da Constituição
da República), é imprescindível a proteção à livre
concorrência que, inclusive, constitui princípio
geral da ordem econômica da sociedade brasileira (a
rt. 170, IV, da Carta Magna).
Por outro lado, deve-se considerar que a livre conc
orrência, como toda liberdade,
não é absoluta e irrestrita, impondo-se o estabelec
imento de determinados limites e regras ao
jogo competitivo entre as empresas concorrentes, af
inal liberdade ilimitada significa
possibilidade de prejudicar outrem. Isso significa
que em determinado mercado há regras a
serem seguidas, as quais definem os limites entre o
s padrões aceitáveis e os inadmissíveis de
concorrência. Nesse contexto, quando um concorrente
utiliza métodos condenáveis de práticas
de mercado, o Direito intervém e atua para reprimir
a concorrência desleal.
Nessa linha de raciocínio, cumpre destacar o seguin
te excerto da jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:
“A livre concorrência, com toda liberdade, não é ir
restrita, o seu direito
encontra limites nos preceitos dos outros concorren
tes pressupondo um
exercício legal e honesto do direito próprio, expre
sso da probidade
profissional. Excedidos esses limites surge a conco
rrência desleal.
Procura-se no âmbito da concorrência desleal os ato
s de concorrência
fraudulenta ou desonesta, que atentam contra o que
se tem como correto
ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infr
injam diretamente
patentes ou sinais distintivos registrados.” (R.T.J
. 56/453-5).
Feitas essas considerações, passo à análise do caso
concreto.
A Autora pretende a decretação da nulidade parcial
do registro nº 822.112.175, na
classe 09, para a marca mista “GRADIENTE IPHONE”, d
e propriedade da empresa Ré, bem
como seja o INPI condenado a anular a decisão conce
ssória de registro e a republicá-la no
órgão oficial, na forma do art. 175, §2º, da LPI, f
azendo constar a ressalva quanto à
exclusividade sobre o termo “iphone” isoladamente,
tal como empregado pela empresa Ré, de
modo que o respectivo registro figure como “concedi
do SEM EXCLUSIVIDADE SOBRE A
PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE”. Para tanto, fundament
a seus argumentos no artigo 124,
incisos VI, da Lei nº. 9.279/96, que merece reprodu
ção:
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“Art. 124. Não são registráveis como marca:
VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum,
vulgar ou simplesmente
descritivo, quando tiver relação com o produto ou s
erviço a distinguir, ou
aquele empregado comumente para designar uma caract
erística do produto
ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso,
valor, qualidade e
época de produção ou de prestação do serviço, salvo
quando revestidos de
suficiente forma distintiva
”.
A discussão da matéria fática do processo é bastant
e interessante, apesar de
permitir poucas conclusões, sendo certo que, um pro
cesso desta magnitude não pode
simplesmente ser resolvido pela interpretação que o
julgador fizer das versões apresentadas
pelas partes. A mesma conclusão vale para as sugest
ões de condutas imorais e ilícitas de
ambas.
A Autora fundamenta seu pedido no fato de estar usa
ndo produtos da “família de
marcas” identificadas pelo sinal “I-” desde 1998, c
omo IMAC e IBOOK, o que justificaria a
criação do IPHONE como evolução da telefonia celula
r, enquanto a empresa Ré defende que
fez o pedido de depósito em 2000 da marca “GRADIENT
E IPHONE”, não podendo, assim, ser
acusada de pretender utilizar nome de produto que s
ó veio a ser lançado em 2007.
Analisando as duas versões, percebe-se que as duas
empresas estão certas, pois
enquanto a APPLE pode considerar a criação do IPHON
E como uma consequência de uma
linha de produtos ou “família de marcas” nascida em
1998, a GRADIENTE, por sua vez, pode
defender que efetuou um registro de marca que não e
ra proibido e tampouco copiava qualquer
concorrente no mercado. Assim, em uma primeira anál
ise, considero oportuna a crítica pela
demora do INPI em analisar o pedido de registro da
marca pleiteada pela empresa Ré, afinal o
depósito foi feito em 29/03/2000 e o registro conce
dido tão somente em 02/01/2008.
Não há como desprezar, em qualquer situação, tão lo
ngo transcurso de tempo
como este. É certo que houve pedido de oposição da
marca da empresa Ré, afastado pelo
INPI, porém, o mercado envolvendo o IPHONE sofreu s
ignificativa alteração entre os anos de
2000 e 2008, portanto, tal realidade não poderia se
r desprezada pela Autarquia, como também
não será pelo Judiciário.
Conforme dito anteriormente, devido ao tempo decorr
ido entre o registro da
empresa Ré (2000) e o lançamento do IPHONE pela Aut
ora (2007), não há que se falar em
má-fé por parte daquela. Da mesma forma, o fato de
a Ré não ter usado a marca “GRADIENTE
IPHONE”, logo após o seu deferimento, também não in
dica nenhum tipo de conduta ilícita ou
imoral. Ora, tinha a empresa Ré o registro da marca
e, se pretendeu não utilizá-la, é uma
questão de discricionariedade desta, não podendo o
Judiciário adentrar, desse modo, nas
escolhas feitas pelas empresas, sob pena de violaçã
o do princípio da Livre Iniciativa que
norteia nossa ordem econômica, na forma do Artigo 1
70 da Constituição Federal.
Outrossim, é extremamente notório que a Autora cons
agrou o nome IPHONE,
como seu celular com acesso à internet, hoje mundia
lmente conhecido. A tese exposta pela
APPLE de que este nome não seria passível de regist
ro, por já ter sido concedido em outros
países para a própria, parece um pouco contraditóri
a. Entretanto, é indubitável que, quando os
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consumidores e o próprio mercado pensam em IPHONE,
estão tratando do aparelho da
APPLE.
Destarte, se a criação do IPHONE seria uma evolução
natural da tecnologia,
defendida tanto pela Autora, como pela Ré, não é po
ssível sustentar que aquela tenha sido
pouco diligente em não saber do pedido de registro
da concorrente no Brasil. Exigir algo assim,
mesmo de uma gigante multinacional, acabaria por in
viabilizar o mercado de proteção às
marcas e patentes, criando uma indústria própria de
nomes sem vinculação a produtos.
Dessa forma, os dois pontos nevrálgicos da lide res
idem, exatamente, no
mencionado acima. Em primeiro lugar, a demora na ap
reciação de um registro de marca e, em
segundo, até que ponto deve ser protegida uma marca
sem produto?
A criação de marcas deve ser incentivada e protegid
a como forma de estimular a
criatividade, não sendo vedado que pessoas físicas
ou jurídicas usem tal expediente com vistas
a auferir lucros. No mercado de domínios da interne
t, tal prática se tornou conhecida, mas
quando ocorre o confronto, como no presente caso, n
ão reconheço tal proteção como absoluta.
É certo que a empresa Ré não usou de má-fé para efe
tuar o registro da sua marca
“GRADIENTE IPHONE”, porém não lançou smartphone com
tal nome durante um bom período,
mesmo após a concessão de seu registro em 2008. Tam
bém não discuto se a recuperação
judicial pela qual passou, a impediu, na prática, d
a utilização desta marca ou não. Todavia, a
verdade é que o mercado do IPHONE entre o depósito
(2000) e a concessão (2008) do registro
era um, e hoje é outro, completamente distinto.
Assim, permitir que a empresa Ré utilize a expressã
o IPHONE de uma forma livre,
sem ressalvas, representaria imenso prejuízo para a
Autora, pois toda fama e clientela do
produto decorreram de seu nível de competência e gr
au de excelência. A pulverização da
marca, neste momento, equivaleria a uma punição par
a aquele que desenvolveu e trabalhou
pelo sucesso do produto.
Logo, a Autarquia-ré ao analisar o pedido de regist
ro da empresa Ré, jamais
poderia ter desprezado a dimensão que o “mercado” d
o IPHONE tomou entre os anos de 2000
e 2008. O fato de o INPI ter demorado quase oito an
os para concluir o processo administrativo,
não lhe permite retroagir a situação fática da époc
a do depósito, criando uma insegurança total
para os envolvidos. A proteção à propriedade intele
ctual é importantíssima, mas não é um fim
em si mesmo, principalmente quando tratamos de prod
utos e mercados “aquecidos”.
Em suma, o deferimento do registro à empresa Ré tin
ha de ter observado a
existência de concorrente no mercado, a inexistênci
a do produto desta e, por fim, a evolução
do “mercado” do IPHONE.
Finalmente, como a Autora, não pretende a nulidade
da marca “GRADIENTE
IPHONE”, mas apenas que a empresa Ré seja obrigada
a não utilizar a expressão IPHONE
isoladamente, entendo que a mesma está requerendo o
que já existe atualmente no mercado,
sem trazer prejuízos a nenhuma das envolvidas, prot
egendo a sua conquista, assim como o
registro concedido pelo INPI, para que a Ré possa c
omercializar o seu smartphone com o
nome de “GRADIENTE IPHONE”.
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Sentença Tipo A
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DISPOSITIVO
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA
, declarando a
nulidade parcial do registro nº 822.112.175, na cla
sse 09, para a marca mista “GRADIENTE
IPHONE”, de propriedade da empresa Ré, condenando o
INPI a anular a decisão concessória
de registro e a republicá-la no Órgão Oficial, na f
orma do art. 175, §2º, da LPI, fazendo constar
a ressalva quanto à exclusividade sobre o termo “ip
hone” isoladamente, tal como empregado
pela empresa Ré, de modo que o respectivo registro
figure como “concedido SEM
EXCLUSIVIDADE SOBRE A PALAVRA IPHONE ISOLADAMENTE”.
Deverá a Autarquia providenciar a anotação e public
ação desta decisão na
Revista da Propriedade Industrial, para ciência de
terceiros, na forma prevista do art. 175, §2º,
da Lei nº 9.279/96.
Custas
ex lege
.
Condeno os Réus ao reembolso das custas recolhidas
(fl. 17), bem como no
pagamento de honorários advocatícios, no percentual
de 10% (dez por cento) do valor da
causa,
pro rata
.
Sentença sujeita à remessa necessária.
Oficie-se à 21ª Vara Cível da Comarca da Capital do
Estado de São Paulo,
encaminhando-lhe cópia desta decisão.
P.R.I.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2013.
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Juiz Federal Titular